Hermès contra los MetaBirkins, el caso que puede fijar el futuro de las marcas en el metaverso

En Nueva York se celebró hasta ayer un juicio que sentará jurisprudencia en el negocio de la moda. Hermès y Sr. Rothschild se vieron las caras en los juzgados por un icónico bolso de piel: el Birkin o, más bien, el Metabirkin. La marca estadounidense puso en venta una colección de NFTs (non-fungible tokens) que emulaban los icónicos bolsos de la marca francesa y, tras diversas advertencias y solicitudes de cese enviado por la filial estadounidense de Hermès y su matriz, la compañía de moda decidió emprender acciones legales para no perder terreno en el plano digital. El litigio que se celebró en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York y que, ayer, dio la razón al gigante francés de lujo, puede sentar jurisprudencia sobre el derecho de las marcas a capitalizar su propio nombre en otro mundo, el digital.

Hermès denunció a Sr. Rothschild alegando que se está lucrando indebidamente de la fama de su icónico bolso de piel, haciendo un uso no autorizado tanto de la marca registrada “Hermès” como de la marca tridimensional consistente en la forma de bolso Birkin, algo que puede llevar a confusión a los consumidores. En su defensa, Sr. Rothschild alegó que la web cuenta con una advertencia que niega la relación entre su producto y Hermès y que los Metabirkins no son una copia, sino una creación artística fruto de su derecho a la libertad de expresión.

Ante esta disyuntiva, la decisión judicial respaldó el argumento de Hermès, declarando que el uso de la propiedad intelectual e industrial en ámbito del metaverso y, en particular, de los NFTs, puede llegar a violar el derecho marcario en el mundo físico. 

Aparte de frenar la comercialización del Metabirkin, Hermès bloqueará así la solicitud de la marca de un tercero para registrar Hermès Digital Twin. Una compañía con sede en Vermont presentó la solicitud el pasado año para registrar a objetos como cargadores de baterías, teléfonos, relojes inteligentes o tabletas, algo que Hermès apunta que puede crear “confusión, error y/o engaño” al hacer creer a los consumidores que se trata de un producto respaldado por la marca francesa.

Hermès busca bloquear la solicitud de la marca de un tercero para registrar Hermes Digital Twin

A una de las definiciones que se agarró Hermès para dar la batalla legal es la que da nombre a la marca de Vermont, Digital Twins, gemelos digitales. “Significa, literalmente, la representación digital de algo que es indistinguible de su homólogo en el mundo real”, según apuntó la compañía francesa y recoge el medio especializado The Fashion Law.

Hermès ha realizado muchos esfuerzos en poder ejercer control sobre su marca también en el mundo digital. Por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York han pasado los últimos días el director del Laboratorio de Innovación de Hermès, Maximilien Moulin, quien explicó ante el juez los esfuerzos internos de la empresa por capitalizar los NFTs y la creación de un bolso Birkin digital en octubre de 2021 que nunca llegó a hacerse público.

También testificó el asesor de la compañía Nicolas Martin, que habló de los planes del grupo para la web3, mencionando un posible uso de los gemelos digitales por ayudar a la autentificación de su bolso más icónico. Esta medida puede abrir a la puerta al uso de pasaportes digitales de productos o gemeles digitales vinculados a activos del mundo real, según apunta The Fashion Law.

Las pretensiones de Hermès para blindar las marcas en el plano digital se enfrentaron a la avalancha de solicitudes de nuevas marcas que utilizan NFTs o el metaverso tanto en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (Uspto) como en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo).

A pesar de la falta de legislación específica para este nuevo entorno y a excepción de esta victoria por parte de Hermès, las oficias de propiedad intelectual de ambos lados del Atlántico parecen converger en su deseo de no crear una tierra sin ley ni generar un monopolio. De hecho, la autoridad estadounidense ya ha fallado a favor de marcas como Gucci o Prada, que han usado sus nombres en el entorno digital sin que estos hayan sido registrados como “marcas digitales”, aunque está por ver como otras compañías menos conocidas pueden defender su terreno digital.

Los NFTs hunden el Test de Rogers

El caso de Hermès contra los Metabirkins ha puesto en entredicho uno de los instrumentos más usados en el derecho estadounidense para determinar si el uso de una marca ajena en una obra expresiva es lícito o no, el llamado Test de Rogers. Esta prueba deriva del caso Rogers vs. Grimaldi de 1989, que no se produjo en la industria de la moda, sino en la audiovisual, por uno de sus mayores exponentes: Ginger Rogers.

Rogers demandó al productor italiano Alberto Grimaldi por distribuir en Europa y Estados Unidos una película titulada “Ginger and Fred”, de Federico Fellini, alegando que su usaba su nombre como atractivo de forma indebida. Finalmente, el Tribunal consideró que el uso de Rogers en el título y el guion de la película era un ejercicio de expresión artística y no un discurso comercial y se alegó que la Primera Enmienda excluía la reclamación de Rogers basada en el derecho estatal a la publicidad.

Para llegar a su fallo, el Tribunal planteó dos preguntas que se han repetido durante más treinta años en los juzgados del país para tratar casos de propiedad intelectual: si es artísticamente relevante para el trabajo del demandado y si es explícitamente engañoso.

Sin embargo, la distinción realizada por el juez federal de Nueva York puede haber dejado obsoleto el test que coge su nombre de la famosa actriz. El tribunal distingue entre dos clases de NFTs: aquellos que simplemente están vinculados a un archivo multimedia digital que constituye una mera imagen, como los Metabirkins si son imágenes estáticas, y otros que pueden ser objetos en un mundo virtual como el metaverso, según recoge en un análisis propio el bufete de abogados Cuatrecasas.